1、企业防范定牌加工的商标侵权问题研究企业防范定牌加工的商标侵权问题研究摘 要 随着经济的全球化以及中国“世界工厂”地位的确立，国内越来越多的企业从事定牌加工及相关出口业务。然而，由于企业缺少知识产权保护意识和侵权风险意识，容易出现受外商欺骗或者疏忽而生产和出口侵权货物的情况。防范定牌加工的商标侵权，是从事定牌加工贸易业务企业面临的一个重要任务。关键词 定牌加工；商标权；防范侵权一、问题提出国际贸易的定牌加工是加工贸易的一种形式，它是指在来料加工和来样加工业务中，由境外委托方提供商标。从表1看，海关查获的进出口侵犯知识产权货物案件呈以下特点。1. 海关查获的案件数量呈逐年上升趋势。自2001年中国
2、加入世界贸易组织后，中国海关查获的侵权案件数量都以每年30%左右的幅度在增长。侵权案件以侵犯商标权、尤其是以侵犯国内外着名商标权为主。侵权货物以生活消费品为主。主要是服装、鞋帽、玩具、箱包、塑料制品、电器、汽车零配件等商品。2005年全国海关共查获各类进出口侵犯知识产权货物案件1 210起，其中纺织服装鞋帽类425件，占35%，轻工产品类380件，占31%，机电产品类233件，占19%。在侵权案件中，既有侵犯国际跨国公司知识产权案件，也有侵犯中国企业自主知识产权的案件。比如2002年“耐克商标侵权案”。2000年，一家西班牙公司委托浙江一进出口公司和嘉兴市一服装厂生产耐克男滑雪衣，由西班牙公司
3、提供原材料、商标吊牌等，该西班牙公司在西班牙拥有NIKE商标。浙江进出口公司负责原材料的进口和服装的报关，嘉兴制衣厂负责加工。同年8月，浙江进出口公司通过深圳海关报关出口时，该海关根据美国耐克公司在海关总署备案的“NIKE”商标专用权和权利人的申请依法扣留了上述货物。之后耐克公司向深圳市中级人民法院起诉，要求西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴制衣厂停止侵权并赔偿损失。这是一起典型的在定牌加工中出现的商标侵权案件。对于此类案件，中国“关于对外贸易中商标管理的规定”第十条明确指出：“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可
4、使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在中国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似”。中国现行商标法第52条第一项规定：未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者相似商标的，即属于侵犯注册商标专用权。同时，另国知识产权海关保护条例第三条规定，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口。该条例第二十条还规定，海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑，可以依知识产权权利人申请作出扣留决定并进行调查、认定。根据上述法律规定，深圳中级人民法院经过长达两年的审理，作出一审判决：耐克公司在中国作为耐克商标的专用权人，在中国境内任何人都不得侵犯其注册商标专用权，在
5、同一种商品或类似商品中使用注册商标相同或者近似的。在该案中，尽管出口产品所使用的“NIKE”商标是由西班牙CIDESPORT公司在西班牙合法注册的，但商标权作为知识产权具有地域性，仅受西班牙法律的保护，不受中国法律保护，而美国耐克公司的商标受中国法律的保护。最终判决西班牙公司、浙江省的进出口公司和服装厂三家公司共同侵权。由此案例，我们可得知，一些企业在从事定牌加工及相关出口业务时，企业无意识侵权情况时有发生。二、企业出现商标侵权的原因1. 经济利益诱导。定牌加工的企业一般都从事劳动密集型产品的生产，长期以来一直依靠低价取得市场份额。由于出口产品趋同多，国内企业之间竞争十分激烈，企业出口越来越困
6、难，利润空间越来越小，这导致了企业经营者急功近利、饥不择食的心理。此刻，若外商设下“定牌加工陷阱”，企业很容易落入圈套。再有，贴牌加工本身是合法的，但是很多企业为了揽生意不管其“贴牌”是否合法。在实际操作中，很多中、小企业由于缺乏大额资金和专有技术，都是依靠这种侵犯他人知识产权的贴牌生产而生存的。在整个产品的赢利中，国内厂商获取只是赚取微薄的加工费，而其余的巨额利润却被下订单的外商所占有，而这个沉重的“黑锅”却要中国来背，中国成了仿冒品制造的基地。加工方和委托方法律意识淡薄。国内对外加工装配企业日益增多，但他们国际贸易知识普遍缺乏，且法制意识淡漠，所以往往上当受骗。一些小企业或者个体户认为，只
7、要有业务单子，不管什么注册商标都敢碰；有的当事人认为，自己是根据委托替他人加工的，加工好的产品也是如数返还委托方，自己没有销售，只是赚取一定的加工费，如果发生商标侵权，责任也应由委托方负责；一些企业认为，自己只是受他人委托加工，又不是自己造假销售，只要有授权书，少了其他手续照样接单；有的企业则明知手续不全也不去索取，怕跑了生意，心存侥幸。由于定牌加工企业缺乏自我保护意识，大部分企业没有建立对委托方主体资格和商标所有权合法性的审查程序，常常凭外商的传真订单和商标样式就组织加工生产。特别是通过外贸公司接受定牌生产的企业，由于外贸公司往往不主动提供相关证明文件，合法性审查无从谈起。有的企业虽然与委托
8、方签订定牌加工合同，但合同内容不完整，缺乏商标权保护条款，一旦发生商标侵权纠纷，定牌加工生产企业承担商标侵权责任在所难免。3. 商标保护国与国之间法律的差异以及商标国际保护的相对滞后。注册商标专用权作为一种专有权，具有严格的地域性，其效力只限于注册国境内。除签有国际公约或双边互惠协定的国家以外，注册商标专用权没有域外效力，其他国家对这种权利没有保护义务。用上述案例来说，“NIKE”商标在西班牙注册了而未在中国注册，那么这个商标尽管在西班牙是受法律保护的，在中国却不受保护。这个商标若在中国使用的话就视为未注册商标，因为同在中国注册的耐克公司的商标相同近似，所以被禁止使用，如果XX使用，则构成侵权
9、行为。商标保护方面的国内法律需进一步完善。虽然，中国现行的商标法对商标使用、商标侵权等问题只有一般性的法律规定，对定牌加工商标使用问题和双方当事人的权利、义务，中国现行的商标法律、法规没有具体的规定，在客观上给不法分子的侵权行为提供了一定的空间，为商标监管工作带来一定难度。三、防范定牌商标侵权的几项对策商标侵权行为，损害了商标权人的合法权益，破坏公平竞争的市场规则，影响了中国对外开放的形象和国家利益，损害了中国知识产权保护国际声誉，由此引发许多贸易摩擦，给国家外交工作和对外经济交往带来严重困扰。总结实践的经验，防范定牌加工所引起的商标侵权，归纳起来，主要有以下四个方面。1. 强化法制观念，培植
10、商标意识。过去由于企业法制观念不强，对商标问题重视不够，缺乏商标及商标国际保护的基本常识，在实际业务中支付了昂贵的“学费”。要从根本上杜绝这类问题的再度发生，企业应该提高自身的法律素质，掌握商标及商标法的有关知识，增强商标及保护商标的意识。目前企业自觉守法经营的意识普遍有所增强，经常有从事定牌加工业务的企业在收到外商订单后到海关请求帮助以鉴别其知识产权状况的落实情况。接受买方定牌，一般情况下应坚持要求外商提供其商标、牌号情况的资料，如系他人的注册商标，必须提供合法的商标使用转让证书等文件。为防止定牌而引起侵权行为纠纷的发生，签订合同时还应在合同中明确规定，由于买方所提供的商标、牌号侵犯第三方的
11、商标专用权等，买方必须承担全部的侵权责任，除此外，买方还须向卖方赔偿由此而引起的一切经济损失。在多数情况下，一旦发生商标侵权纠纷，定牌加工生产企业也可免除或减轻商标侵权责任。如今，很多企业对客商的审查都更加严格了，如有的企业为了降低风险，干脆就在国内交货，报关等程序都要求对方来办。内地接受定牌加工的生产单位，对接受港澳台地区或外国商人来料加工、来件装配定牌生产，应当严格审查定牌的商标是否属于当事人合法所有，谈判签约时应要求对方提交合法的证明文件，或提供商标许可使用的证明文件，否则应当拒绝对方的定牌加工装配，以免卷入伪冒他人商标的案件之中。为了避免牵扯到商标侵权纠纷，在与国外委托方签加工合同前，
12、除了要严格审查其是否为合法的商标权利人、委托方在产品最终到达地是否拥有商标权以及授权加工的品牌与其获准注册的品牌是否完全一致外，还要查找国内有无类似商标。如果国内已注册相同商标，可请求国内商标实施许可。企业在接单之前，不仅要核查委托加工的外商企业是否拥有商标权，还要到海关总署的网站查一下商标备案信息，确定该外商是否已经在国内注册了同款商标，一旦国内已有企业注册了该商标，则需先与国内的商标持有人进行沟通。企业亟须提高自主创新能力，培植自己的名牌。接受定牌生产只能是权宜之策，从长远发展来看，企业应不断提高自身的研发实力，提升企业质量、技术和管理水平，壮大企业实力，培植和创造自主品牌，逐渐实现由定牌
13、加工出口向自主品牌出口转变，加快加工贸易的转型升级。参考文献1王建平，洪跃.宁波市涉外定牌加工中商标使用情况存在的问题、成因及对策J.商标通讯，2002，.2谢振明，仇孝飞.定牌加工：一朵带刺的玫瑰N.中国工商报，2003-04-16.3施晓林.企业贴牌生产过程中的法律问题J.江苏商论，2004，.4聂国春.是劳务输出还是商标侵权对定牌加工业务陷入商标侵权的思考N.中国消费者报，2006-01-02.5魏振豪.警惕定牌加工中的商标陷阱N.中国知识产权报，2004-08-10.6刘平.浅析定牌加工引发的商标侵权纠纷案N.中国知识产权报，2004-06-24.7闫卫国.定牌加工中的商标侵权问题探析N.中国工商报，2002-07-11.
